Kijów, ul. Iwana Dracza 6, lok. 15
Twoja siła zwycięstwaKorzystanie ze znaków towarowych
Jednym z rodzajów przedmiotów własności intelektualnej są znaki towarowe. Prawo własności intelektualnej do znaku towarowego podlega ochronie na gruncie ukraińskiego prawa krajowego w zakresie wskazanym w świadectwie rejestracji; jednocześnie, jeśli znak towarowy ma już rejestrację międzynarodową lub został w ustawowym trybie uznany za powszechnie znany, nie wymaga potwierdzenia świadectwem.
Co do zasady wyłącznie właścicielowi znaku towarowego przysługuje prawo do przeciwdziałania, zakazywania lub zezwalania na korzystanie z tego znaku przez inne osoby. W celu uzyskania prawa własności albo prawa do korzystania ze znaku towarowego należy zawrzeć odpowiednie umowy, a mianowicie umowę o przeniesienie prawa własności do znaku lub umowę licencyjną, które są ważne, jeśli zostały zawarte na piśmie i podpisane przez strony.
Istnienie lub brak wymienionych umów oraz analiza ich istotnych postanowień są w ostatnim czasie przedmiotem szczególnej uwagi organów podatkowych podczas kontroli dokumentacyjnych, których wyniki znajdują odzwierciedlenie w protokołach kontroli podatkowych, a następnie w wydanych decyzjach podatkowych.
Organy podatkowe doszacowują zobowiązania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych w razie wykrycia operacji nieodpłatnego korzystania przez podatnika ze znaku towarowego (np. ustalają fakt korzystania z niego nieodpłatnie) lub w razie wykrycia naruszeń prawa podatkowego Ukrainy w zakresie naliczania i wypłaty należności licencyjnych (royalties) faktycznemu właścicielowi znaku towarowego z uwzględnieniem kraju jego rejestracji.
W pierwszym przypadku organy podatkowe wychodzą z założenia, że nieodpłatne korzystanie ze znaku towarowego, którego właścicielem jest inna osoba, prowadzi do zaniżenia zobowiązań podatkowych użytkownika takiego znaku w wyniku uzyskania przez niego, jako podatnika, przychodów z tytułu nieodpłatnie otrzymanych towarów (usług).
W drugim przypadku chodzi w ogóle o nieprawidłowe stosowanie zasad prawa międzynarodowego, postanowień umowy międzynarodowej i/lub pominięcie ustalenia beneficjenta rzeczywistego znaku towarowego.
Oprócz wskazanego problemu prawidłowego zawierania umów dotyczących prawa do korzystania z określonego znaku towarowego kluczowe dla biznesu w Ukrainie pozostają kwestie związane ze sposobami korzystania z tego rodzaju własności intelektualnej. Co istotne, to właśnie bezprawne korzystanie ze znaku towarowego wyrządza szkodę i osłabia renomę jego właściciela. Należą tu przypadki zbieżności nazwy znaku towarowego z nazwą handlową różnych podmiotów gospodarczych, identyczności lub podobieństwa określonego znaku towarowego do znanej w Ukrainie nazwy handlowej (firmy) innej osoby lub do innego powszechnie znanego znaku towarowego, a także ustalenie faktu bezprawnego korzystania ze znaku towarowego, które nie jest objęte prawem wcześniejszego użytkownika itp.
W celu uniknięcia negatywnych skutków przy używaniu w działalności gospodarczej jakichkolwiek oznaczeń lub ich kombinacji w postaci określonych słów, liter, cyfr, elementów graficznych, kombinacji kolorów – przez umieszczanie ich na towarach i przy świadczeniu usług, na opakowaniach towarów, w reklamie, publikacjach drukowanych, na szyldach, rachunkach, formularzach i w innej dokumentacji – każdy podmiot gospodarczy powinien profesjonalnie zbadać te kwestie pod kątem legalności korzystania ze znaków towarowych i możliwych ryzyk ich bezprawnego używania.
doradztwo ustne/pisemne w zakresie ustalenia zakresu praw właściciela znaku towarowego;
doradztwo ustne/pisemne w zakresie legalności korzystania ze znaku towarowego w działalności gospodarczej oraz okoliczności wprowadzenia towaru do obrotu handlowego;
analiza prawna zasadności doszacowania zobowiązań podatkowych w związku ze stwierdzeniem faktu korzystania ze znaku towarowego;
analiza prawna zawartych umów o przeniesienie praw do przedmiotu własności intelektualnej, umów licencyjnych, pomoc na etapie ich zawierania, zmiany lub rozwiązania;
usługi w zakresie rejestracji znaku towarowego;
reprezentacja i ochrona interesów klienta przed sądem w sprawach dotyczących korzystania ze znaków towarowych, w tym zaskarżanie i uchylanie decyzji podatkowych wydanych w wyniku kontroli stosowania przepisów z zakresu własności intelektualnej;
reprezentacja i ochrona interesów klienta przed sądem w sprawach dotyczących wszelkich naruszeń praw właściciela znaku towarowego;
sporządzanie i składanie organom ścigania zawiadomień o przestępstwie w związku z bezprawnym używaniem oznaczenia towarów i usług, nazwy handlowej, kwalifikowanego oznaczenia pochodzenia towaru.
Ochrony prawnej nie mogą uzyskać oznaczenia, które przedstawiają lub naśladują herby państwowe, flagi i inne symbole państwowe (emblematy); oficjalne nazwy państw; emblematy, skrócone lub pełne nazwy międzynarodowych organizacji międzyrządowych; oficjalne cechy kontrolne, gwarancyjne i probiercze, pieczęcie; odznaczenia i inne wyróżnienia.
Nie potrzebują Państwo zgody właściciela znaku towarowego na jego używanie, jeśli chodzi o użycie znaku w reklamie porównawczej prowadzonej zgodnie z przepisami o reklamie i o ochronie przed nieuczciwą konkurencją, która nie stanowi nieuczciwej praktyki handlowej.
Dalsza odsprzedaż towaru wprowadzonego pod określonym znakiem towarowym do obrotu cywilnego przez właściciela świadectwa lub za jego zgodą nie wymaga już zezwolenia właściciela tego znaku i nie może być przez niego ograniczona ani zakazana, pod warunkiem że osoby dokonujące dalszej odsprzedaży towaru przestrzegają wymogu niezmienności jego jakości.
Należy pamiętać, że zarejestrowany znak powinien być używany; w przeciwnym razie, jeżeli nie jest on używany w Ukrainie w całości lub w odniesieniu do części wskazanych w świadectwie towarów i usług przez trzy lata od daty publikacji informacji o wydaniu świadectwa lub od innej daty po tej publikacji, każda osoba ma prawo wystąpić do sądu z wnioskiem o przedterminowe wygaśnięcie świadectwa w całości lub w części.
Zgodnie z art. 7 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/95/WE mającej na celu zbliżenie ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do znaków towarowych zasada ta stanowi, że właściciel znaku towarowego traci prawo do komercyjnego wykorzystania towaru, który wprowadził do obrotu cywilnego (sprzedał, zbył itp.), a dalsze używanie znaku dla towarów i usług w odniesieniu do takiego towaru jest swobodne i nie wymaga zgody właściciela znaku.
Oznacza to, że po wprowadzeniu towaru na rynek używanie znaku towarowego na tym towarze ma charakter niekomercyjny, a obecność znaku towarowego na opakowaniu towaru sama w sobie nie powoduje powstania po stronie nabywcy korzyści z korzystania ze znaku towarowego, którego wartość jest już częścią ceny towaru. Wprowadzenie towaru na rynek nie daje właścicielowi praw do znaku towarowego podstaw do żądania opłaty za korzystanie ze znaku, co łącznie wskazuje na brak podstaw zarówno do zawierania umów licencyjnych, jak i do powstania zobowiązań do zapłaty za korzystanie ze znaku towarowego.
Rejestracja znaku towarowego służy ochronie praw właściciela, a terytorium, na które rozciąga się ta ochrona, zależy od kręgu państw będących stronami odpowiednich umów międzynarodowych, które ją regulują.
Na przykład znak towarowy w UE może zarejestrować każda osoba fizyczna lub prawna, która ma stałe miejsce zamieszkania w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, stałe przedstawicielstwo w jednym z państw UE lub jest rezydentem państwa będącego stroną Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20 marca 1883 roku.
Zgodnie z art. 1 Konwencji paryskiej państwa, do których stosuje się niniejszą Konwencję, tworzą Związek dla ochrony własności przemysłowej. Przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, a także zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
Zatem każda osoba (fizyczna lub prawna) z państwa, które przystąpiło do Konwencji paryskiej, może zarejestrować znak towarowy w państwach UE i korzystać z ochrony we wszystkich państwach członkowskich UE, a także w państwach będących stronami Konwencji paryskiej.
Punkt 141.4 Kodeksu podatkowego Ukrainy (KPU) ustanawia szczególne zasady opodatkowania dochodów nierezydentów.
W szczególności zgodnie z ppkt 141.4.2 KPU rezydent lub stałe przedstawicielstwo nierezydenta, które dokonuje na rzecz nierezydenta jakiejkolwiek wypłaty z dochodu, którego źródło znajduje się w Ukrainie (ich wykaz zawiera ppkt 141.4.1 KPU; należności licencyjne zaliczają się do takich dochodów na podstawie lit. „w” ppkt 141.4.1 KPU), ma obowiązek pobrać od takiego dochodu podatek według stawki 15% na jego koszt, wpłacany do budżetu przy dokonywaniu wypłaty, chyba że postanowienia umów międzynarodowych Ukrainy (które weszły w życie) z państwami rezydencji osób, na rzecz których dokonywane są wypłaty, stanowią inaczej.
Jednocześnie zgodnie z pkt 3.2 KPU, jeżeli umowa międzynarodowa, na której wiążący charakter zgodę wyraziła Rada Najwyższa Ukrainy, ustanawia inne zasady niż przewidziane w KPU, stosuje się zasady umowy międzynarodowej.
Zatem jeśli odbiorca należności licencyjnych jest beneficjentem rzeczywistym znaku towarowego (pkt 103.2, 103.3 KPU), przedstawił zaświadczenie potwierdzające jego rezydencję podatkową w państwie, z którym zawarto umowę międzynarodową, oraz inne dokumenty przewidziane umową międzynarodową (pkt 103.2, 103.4 KPU), istnieją wszelkie podstawy prawne do stosowania postanowień umów międzynarodowych przy wypłacie należności licencyjnych na jego rzecz