г. Киев, ул. Ивана Драча, 6, оф. 15
Ваша сила победыИспользование торговых марок
Одним из разновидностей объектов интеллектуальной собственности являются торговые марки. Право интеллектуальной собственности на торговую марку охраняется на уровне украинского национального законодательства в том объеме, который указан в регистрационном свидетельстве, в то же время, если торговая марка уже имеет международную регистрацию или признана в установленном законом порядке хорошо известной, то она не требует засвидетельствования.
По общему правилу исключительно владельцу торговой марки принадлежит право препятствовать, запрещать или разрешать использовать эту марку другим лицам. С целью получения права собственности или права пользования торговой маркой должны быть заключены соответствующие договора, а именно: договор о передаче права собственности на знак или лицензионный договор, которые считаются действительными, если они заключены в письменной форме и подписаны сторонами.
Наличие или отсутствие вышеуказанных договоров, анализ их существенных условий в последнее время является предметом пристального внимания со стороны налоговых органов при проведении документальных проверок, результаты которых находят свое отражение в актах налоговых проверок, а затем - в вынесенных налоговых уведомлениях-решениях.
Налоговики проводят доначисление налоговых обязательств по налогу на прибыль в случае выявления операций по безвозмездному использованию налогоплательщиком торговой марки (например, устанавливают факт пользования на безвозмездной основе), или в случае выявления нарушений налогового законодательства в части начисления и выплаты роялти фактическому владельцу торговой марки с учетом страны его регистрации.
В первом случае налоговики исходят из того, что бесплатное использование торговой марки, владельцем которой является другое лицо, приводит к занижению налоговых обязательств у пользователя такой марки, в результате получения им, как плательщиком налога, доходов вследствие бесплатности предоставленных товаров (услуг).
В другом случае вообще идет речь о некорректном применении принципов международного права, правил международного договора и/или игнорирования факта определения бенефициарного собственника торговой марки.
Кроме вышеуказанной проблемы корректного заключения договоров относительно права пользования известной торговой маркой особо важными для бизнеса в Украине остаются вопросы, связанные со способами использования этого вида интеллектуальной собственности. Важно, что именно неправомерное использование торговой марки наносит вред и ослабляет деловую репутацию ее владельца. Сюда можно отнести случаи совпадения названия торговой марки и коммерческого наименования различных субъектов хозяйствования, тождества или сходства определенной торговой марки с известным в Украине коммерческим (фирменным) наименованием другого лица, или с другой хорошо известной торговой маркой, а также установления факта неправомерного использования торговой марки, что не охватывается правом предыдущего пользователя, и тому подобное.
Следовательно, с целью предотвращения негативных последствий во время использования в хозяйственной деятельности каких-либо обозначений или их комбинации в виде определенных слов, букв, цифр, изобразительных элементов, комбинаций цветов, путем их применения на товарах и при предоставлении услуг, на упаковке товаров, в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, счетах, на бланках и в другой документации, каждому субъекту хозяйствования нужно на профессиональном уровне исследовать эти вопросы в части соблюдения законности использования торговых марок и возможных рисков неправомерного их применения.
консультирование устное/письменное относительно установления объема прав владельца торговой марки;
консультирование устное/письменное относительно правомерности использования торговой марки в хозяйственной деятельности, обстоятельств ввода товара в коммерческий оборот;
юридический анализ правомерности доначисления налоговых обязательств по факту установления факта использования торговой марки;
юридический анализ заключенных договоров по передаче прав на объект интеллектуальной собственности, лицензионных договоров, помощь на этапе их заключения, внесения изменений или прекращения;
услуги по регистрации торговой марки;
представительство и защита в суде интересов клиента в вопросах относительно использования торговых марок, в том числе обжалование и отмена налоговых уведомлений решений, вынесенных по результатам проведенных проверок на предмет применения законодательства в сфере интеллектуальной собственности;
представительство и защита в суде интересов клиента в вопросах относительно любого нарушения прав владельца торговой марки;
составление и подача в правоохранительные органы заявлений о преступлении в отношении незаконного использования знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.
Не могут получить правовую охрану обозначения, которые изображают или имитируют государственные гербы, флаги и другие государственные символы (эмблемы), официальные названия государств; эмблемы, сокращенные или полные наименования международных межправительственных организаций; официальные контрольные, гарантийные и пробирные клейма, печати; награды и другие знаки отличия.
Вам не нужно согласие владельца торговой марки на ее использование, если речь идет об использовании знака в сравнительной рекламе, которая осуществляется в соответствии с законодательством о рекламе, о защите от недобросовестной конкуренции и не относится к нечестной предпринимательской практике.
Последующая перепродажа товара, введенного под определенной торговой маркой в гражданский оборот владельцем свидетельства или с его согласия, не нуждается в разрешении владельца этой марки и не может быть им ограничена или запрещена, при условии соблюдения лицами, осуществляющими последующую перепродажу товара, требований о неизменности качества этого товара.
Стоит помнить, что зарегистрированный знак должен использоваться, в противном случае, в случае его неиспользования в Украине полностью или относительно части указанных в свидетельстве товаров и услуг на протяжении трех лет от даты публикации сведений о выдаче свидетельства или от другой даты после этой публикации, любое лицо имеет право обратиться в суд с заявлением о досрочном прекращении действия свидетельства полностью или частично.
Согласно статье 7 Директивы № 2008/95/ЕС Европейского Парламента и Совета "О сближении законодательств государств-членов в отношении товарных знаков и знаков обслуживания" указанный принцип означает, что владелец товарного знака теряет право на коммерческое использование товара, который был введен им в гражданский оборот (продан, реализован и тому подобное), и дальнейшее использование знака для товаров и услуг по отношению к такому товару является свободным и не требует согласия собственника для товаров и услуг.
То есть после введения товара на рынок, использование торговой марки на этом товаре является некоммерческим, наличие торговой марки на упаковке товара само по себе не влечет возникновения у покупателя товара выгод в отношении использования собственно торговой марки, стоимость которой уже является частью стоимости товара. Введение товара на рынок не влечет возникновения у владельца прав на торговую марку требовать платы за пользование торговой маркой, что в совокупности, соответственно, указывает на отсутствие как оснований для заключения лицензионных договоров, так и возникновения обязательств по плате за использование торговой марки.
Регистрация торговой марки происходит для защиты прав собственника, а территория, на которую распространяется такая защита, обусловливается кругом стран-участниц соответствующих международных соглашений, которыми регламентирована такая защита.
Так, например, зарегистрировать торговую марку (знак) в ЕС может любое физическое или юридическое лицо, которое имеет постоянное местожительство в одной из стран-участниц Европейского Союза, постоянное представительство в одной из стран ЕС, или является резидентом страны-участницы Парижской конвенции «Об охране промышленной собственности» от 20 марта 1883 года.
Согласно ст. 1 Парижской конвенции, страны, к которым применяется настоящая Конвенция, образуют Союз по охране промышленной собственности. Объектами охраны промышленной собственности являются патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования и указания происхождения или наименования места происхождения, а также пресечение недобросовестной конкуренции.
Следовательно, любое лицо (физическое или юридическое) из страны, которая присоединилась к Парижской конвенции, имеет возможность зарегистрировать торговую марку в странах ЕС и получать защиту во всех странах – членах ЕС, а также странах – участницах Парижской конвенции.
Пунктом 141.4 Налогового кодекса Украины (НКУ) установлены особые правила налогообложения доходов нерезидентов.
В частности, согласно пп. 141.4.2 НКУ резидент или постоянное представительство нерезидента, осуществляющие в пользу нерезидента любую выплату из дохода с источником его происхождения из Украины (перечень которых приведен в пп. 141.4.1 НКУ, роялти попадают к таким доходам согласно пп. «в» пп. 141.4.1 НКУ), обязан удерживать налог с такого дохода по ставке 15% за его счет, который уплачивают в бюджет во время такой выплаты, если другое не предусмотрено положениями международных договоров Украины со странами резиденции лиц (вступивших в силу), в пользу которых производятся выплаты.
В то же время в соответствии с п. 3.2 НКУ, если международным договором, согласие на обязательность которого предоставлено Верховной Радой Украины, установлены другие правила, чем те, которые предусмотрены НКУ, то применяются правила международного договора.
Итак, если получатель роялти является бенефициарным владельцем торговой марки (п. п. 103.2, 103.3 НКУ), предоставил справку, подтверждающую его налоговое резидентство в стране, с которой заключен международный договор, и другие документы, предусмотренные международным договором (п.п. 103.2, 103.4 НКУ), то имеются все правовые основания при уплате роялти в его пользу применять положения международных договоров