м. Київ, вул. Івана Драча, 6, оф. 15
Ваша сила перемогиВикористання торгових марок
Одним з різновидів об’єктів інтелектуальної власності є торговельні марки. Право інтелектуальної власності на торговельну марку охороняється на рівні нашого національного законодавства у тому обсязі, що зазначений у реєстраційному свідоцтві, в той самий час, якщо торговельна марка вже має міжнародну реєстрацію або визнана в установленому законом порядку добре відомою, то вона не вимагає засвідчення свідоцтвом.
За загальним правилом виключно власнику торговельної марки належить право перешкоджати, забороняти чи дозволяти використовувати цю марку іншим особам. З метою отримання або права власності, або права користування торговельною маркою мають бути укладені відповідні договори, а саме: договір про передачу права власності на знак або ліцензійний договір, які вважаються дійсними, якщо вони укладені у письмовій формі та підписані сторонами.
Наявність або відсутність вищевказаних договорів, аналіз їх істотних умов останнім часом є предметом прискіпливої уваги з боку податкових органів під час проведення документальних перевірок, результати яких знаходять своє відображення в актах податкових перевірок, а потім у винесених податкових повідомленнях-рішеннях.
Податківці проводять донарахування податкових зобов’язань з податку на прибуток у разі виявлення операцій з безоплатного користування платником податків торговельною маркою (наприклад, встановлюють факт користування нею на безоплатній основі), або у разі виявлення порушень податкового законодавства України в частині нарахування та виплати роялті фактичному власнику торговельної марки з урахуванням країни його реєстрації.
У першому випадку податківці виходять з того, що безоплатне використання торговельної марки, власником якої є інша особа призводить до заниження податкових зобов’язань, у користувача такої марки, в результаті отримання ним, як платником податку, доходів внаслідок безоплатності наданих товарів (послуг).
У другому випадку взагалі йде мова про некоректне застосування принципів міжнародного права, правил міжнародного договору та/або нехтуванням факту визначення бенефіціарного власника торговельної марки.
Окрім вищевказаної проблеми коректного укладення договорів щодо права користування певною торговельною маркою наріжними для бізнесу в Україні залишаються питання, пов’язані зі способами використання цього виду інтелектуальної власності. Важливо, що саме неправомірне використання торговельної марки завдає шкоду та послаблює ділову репутацію її володільця. Сюди можна віднести випадки збігу назви торговельної марки та комерційного найменування різних суб’єктів господарювання, тотожності або схожості певної торговельної марки із відомим в Україні комерційним (фірмовим) найменуванням іншої особи, або добре відомою іншою торговельною маркою, а також встановлення факту неправомірного використання торговельної марки, що не охоплюється правом попереднього користувача тощо.
Отже, з метою запобігання негативних наслідків під час використання у господарській діяльності будь-яких позначень або їх комбінації у вигляді певних слів, літер, цифр, зображувальних елементів, комбінацій кольорів, шляхом застосування їх на товарах та при наданні послуг, на обгортці товарів, у рекламі, друкованих виданнях, на вивісках, рахунках, на бланках та в іншій документації, кожному суб’єкту господарювання потрібно на професійному рівні дослідити ці питання в частині дотримання законності використання торговельних марок та можливих ризиків неправомірного їх застосування.
консультування усне/письмове щодо встановлення обсягу прав власника торговельної марки;
консультування усне/письмове щодо правомірності використання торговельної марки у господарській діяльності, обставин введення товару в комерційний обіг;
юридичний аналіз правомірності донарахування податкових зобов’язань за фактом встановлення факту використання торговельної марки;
юридичний аналіз укладених договорів щодо передачі прав на об’єкт інтелектуальної власності, ліцензійних договорів, допомога на етапі їх укладення, внесення змін чи припинення;
послуги щодо реєстрації торговельної марки;
представництво та захист в суді інтересів клієнта в питаннях щодо використання торговельних марок, у тому числі оскарження та скасування податкових-повідомлень рішень, винесених за результатами проведених перевірок на предмет застосування законодавства у сфері інтелектуальної власності;
представництво та захист в суді інтересів клієнта в питаннях щодо будь-якого порушення прав власника торговельної марки;
складення та подання до правоохоронних органів заяв про злочин щодо незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару.
Не можуть одержати правову охорону позначення, які зображують або імітують державні герби, прапори та інші державні символи (емблеми); офіційні назви держав; емблеми, скорочені або повні найменування міжнародних міжурядових організацій; офіційні контрольні, гарантійні та пробірні клейма, печатки; нагороди та інші відзнаки.
Вам не потрібно погодження власника торговельної марки на її використання, якщо йде мова про використання знака у порівняльній рекламі, що здійснюється відповідно до законодавства про рекламу, про захист від недобросовісної конкуренції та не відноситься до нечесної підприємницької практики.
Наступний перепродаж товару, введеного під певною торговельною маркою в цивільний оборот власником свідоцтва чи за його згодою, вже не потребує дозволу власника цієї марки та не може бути ним обмежений або заборонений, за умови дотримання особами, що здійснюють подальший перепродаж товару, вимог щодо незмінності якості цього товару.
Варто пам’ятати, що зареєстрований знак має використовуватися, у протилежному випадку, у разі його не використання в Україні повністю або щодо частини зазначених у свідоцтві товарів і послуг протягом трьох років від дати публікації відомостей про видачу свідоцтва або від іншої дати після цієї публікації, будь-яка особа має право звернутися до суду із заявою про дострокове припинення дії свідоцтва повністю або частково.
Відповідно до статті 7 Директиви № 2008/95/ЕС Європейського Парламенту і Ради "Про зближення законодавств держав-членів відносно товарних знаків та знаків обслуговування" зазначений принцип встановлює, що власник торговельної марки втрачає право на комерційне використання товару, який був введений ним у цивільний оборот (проданий, реалізований тощо), і подальше використання знака для товарів і послуг по відношенню до такого товару є вільним та не потребує згоди власника для товарів і послуг.
Тобто після введення товару на ринок, використання торговельної марки на цьому товарі є некомерційним, наявність торговельної марки на обгортці товару само по собі не зумовлює виникнення у покупця товару вигод щодо використання власне торговельної марки, вартість якої вже є складовою вартості товару. Введення товару на ринок не зумовлює виникнення у власника прав на торговельну марку вимагати плати за користування торговельною маркою, що у сукупності, відповідно, вказує на відсутність як підстав для укладання ліцензійних договорів та виникнення зобов`язань щодо плати за використання торговельною маркою.
Реєстрація торговельної марки відбувається для захисту прав власника, а територія, на яку розповсюджується такий захист, обумовлюється колом країн учасниць відповідних міжнародних угод, якими регламентовано такий захист.
Так, наприклад, зареєструвати торговельну марку (знак) в ЄС може будь-яка фізична або юридична особа, яка має постійне місце проживання в одній з країн-учасниць Європейського Союзу, постійне представництво в одній з країн ЄС, або є резидентом країни-учасниці Паризької конвенції «Про охорону промислової власності» від 20 березня 1883 року.
Відповідно до ст. 1 Паризької конвенції, країни, до яких застосовується ця Конвенція, утворюють Союз з охорони промислової власності. Об'єктами охорони промислової власності є патенти на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, товарні знаки, знаки обслуговування, фірмові найменування та вказівки про походження чи найменування місця походження, а також припинення недобросовісної конкуренції.
Отже, будь-яка особа (фізична чи юридична) з країни, що приєдналась до Паризької конвенції має можливість зареєструвати торгову марку в країнах ЄС та отримувати захист у всіх країнах – членах ЄС, а також країнах – учасницях Паризької конвенції.
Пунктом 141.4 Податкового кодексу України (ПКУ) встановлено особливі правила оподаткування доходів нерезидентів.
Зокрема, згідно з пп. 141.4.2 ПКУ резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснює на користь нерезидента будь-яку виплату з доходу із джерелом його походження з України (перелік яких наведено в пп. 141.4.1 ПКУ, роялті потрапляють до таких доходів за пп. «в» пп. 141.4.1 ПКУ), зобов’язаний утримувати податок із такого доходу за ставкою 15% за його рахунок, який сплачують до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб (що набрали чинності), на користь яких здійснюють виплати.
Водночас відповідно до п. 3.2 ПКУ, якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, установлено інші правила, ніж ті, що передбачені ПКУ, то застосовують правила міжнародного договору.
Отже, якщо одержувач роялті є бенефіціарним власником торговельної марки (п.п. 103.2, 103.3 ПКУ), надав довідку, яка підтверджує його податкове резидентство в країні, з якою укладено міжнародний договір, й інші документи, передбачені міжнародним договором (п.п. 103.2, 103.4 ПКУ), то наявні всі правові підстави під час сплати роялті на його користь застосовувати положення міжнародних договорів